AYNI VE BENZER İŞARETİN FARKLI MALLAR VE HİZMETLER İÇİN TESCİLİNİN İSTENMESİNİN SÖMÜRÜ OLUŞTURMASI (MarkKHK m.8/f.4)

Kural ve İstisnası:

Marka hukuku çerçevesinde bir markanın aynısının ya da benzerinin farklı mal ve hizmetler için kullanılması mümkündür.

Fakat bir marka toplumda belirli bir tanınmışlık seviyesine gelmiş ise, farklı mal ve hizmetlerde aynı markanın tescilini engelleyebilir.

İstisnanın şartları:

    •Haksız bir yararın sağlanması veya markanın itibarına zarar verilmesi veya markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi gerekir.

    •Ayrıca bu hallerden biri var olmasına rağmen markanın kullanımını haklı gösterecek bir gerekçe olmamalıdır.

Kimler İtiraz Edebilir?:

Sadece toplumda belirli bir tanınmışlık seviyesine gelmiş markayı tescil ettiren veya tescili için başvuru yapan kişi itiraz edebilir.

Hükmün Kaynağı:

Söz konusu hüküm 89/104 sayılı Yönerge’nin 4. maddesinin 4. fıkrasının a bendinden alınmıştır. Tanınmış markanın ayrım gücüne zarar verilmesine veya itibarının zedelenmesine neden olabilecek hallerde markanın aynısının veya benzerinin farklı mal ve hizmetler için tescil edilemeyeceği ya da tescil edilmiş ise, bu sonraki tescilin iptal edileceği hususu konusunda Yönerge üye devletlere seçim imkânı tanımıştır.

Yönerge’de benzer markadan bahsedilmesine rağmen, KHK’da bu husus açıkça belirtilmemiştir. Ancak genel olarak doktrin, KHK’nın söz konusu hükmünün dayanağının bu metin olmasından dolayı benzer markaların da bu kapsama alınmasının uygun olacağı düşüncesindedir.

Bununla birlikte Fransız Yargıtayı’nın 29.06.1999 tarihli kararında, tanınmış markanın korunmasının ancak bu marka ile aynı olan marka ve işaretler için olabileceği ve korumanın benzer markaları kapsamadığı yönünde görüş bildirilmiştir. Bu karara göre, tanınmış markanın birebir aynısının kullanılamadığı, ancak taklidinin söz konusu olduğu durumlarda tanınmış markaya sağlanan koruma, sorumluluk hukukunun genel kurallarına göre sağlanacaktır.

ATAD ise 23.10.2003 tarihli kararında, korumanın sağlanması için markalar arasında karıştırma ihtimalinin bulunmasının gerekmediğini; tanınmış markanın itibarından ve ayırt edici niteliğinden fayda sağlayan bu kullanımın haklı gerekçeye dayanmamasının veya tanınmış markaya zarar verici nitelikte olmasının yeterli olduğunu belirtmiştir.

Tanınmış markalarda korumanın farklı mal veya hizmetleri de kapsaması için TRIPs’in 16. maddesinin 3. fıkrası uyarınca korunma istenen ülkede markanın tescil edilmiş olması gerekmektedir. Bu bağlamda, herhangi bir TRIPs Sözleşmesine taraf olan ülkelerde tanınmış olan marka kendi sınıfında tescil edilmemişse, onun farklı mal veya hizmetlere yönelik koruma elde etmesi mümkün olmamalıdır. 

Toplumda Tanınmışlık Düzeyine Erişmiş Marka Ne Demektir?

Toplumda tanınmışlık derecesine erişmiş bir marka ile tanınmış marka kavramları aynı olmamakla birlikte bunları birbirinden ayırt edebilecek kıstaslar da yoktur.                              

“Toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş marka” kavramı “tanınmış marka” kavramına nazaran daha geniş olmasına karşın, tanınmışlık derecesi itibariyle daha düşüktür.[1] Her tanınmış marka aynı zamanda toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiştir. Ancak bir marka tanınmış marka olmasa bile toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış olabilir.                                                    

Coca Cola veya Pepsi Cola tanınmış marka iken bir bölgede bilinen “Ferah Cola” gibi bir marka toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış kabul edilebilir.[2]

Haksız Yarar Sağlama Şartı:

Haksız yarar sağlama, markanın tanınmışlığından doğan itibar ve imajının, bu çekiciliğe sahip olmayan ürünlere haksız surette aktarılmasıdır.[3]

Bir markanın tanınmış hale getirilmesi, genelde büyük harcamalar ve yatırımlar sonucunda meydana gelmektedir. Reklamlara ve tanıtım kampanyalarına harcanan paralar ile daha kaliteli ürünler meydana getirmek için yürütülen araştırma, geliştirme faaliyetleri sonucunda marka tanınmışlık düzeyine erişmektedir.[4]

Almanya’da viski markası “Dimple” ın kozmetik ürünlerde, “Rolex” ve “Dunhill” in tişörtlerde kullanılmasının itibardan haksız yararlanma teşkil ettiği yönünde mahkeme kararları mevcuttur.

Yargıtay ise hemen hemen bütün kararlarında, tanınmış markanın farklı mallarda kullanılması halinde, onun halkın nezdindeki itibarından yararlanıldığını ve haksız avantaj sağlandığını belirtmektedir. Yargıtay’ın bu tutumu öğretide tarafından eleştirilmektedir.

Haksız bir avantaj sağlanıp sağlanmadığı otomatikman kabul edilmemeli bu husus irdelenmelidir. Bazı hallerde bir markanın faaliyet gösterdiği sektörle hiçbir ilgisi olmayan bir sektörde kullanılması sonradan tescili talep edilen markaya şüphesiz ki bir haksız yarar sağlamayacaktır.

Markanın İtibarına Zarar Vermesi Şartı:

Tanınmış markanın farklı ürünlerde kullanılması, tüketiciyi yanıltarak onun, güvendiği ve bildiği bu markanın diğer alanlarda da üretim veya pazarlama yaptığını düşünmesine neden olmakta ve bunun neticesinde de markanın itibarı zarar görmektedir. Bu tanınmış markanın reklam ve garanti fonksiyonuna zarar vermektedir.[5] Markanın birden fazla üründe kullanılması ile markanın gücünün ve etkileme alanının azalması söz konusu olmaktadır. Böyle durumlara “markanın sulanması (trademark dilution)” adı verilmektedir.[6]

Örneğin, bir ilaç markası olan “Aspirin”in sigara markası olarak kullanılması halinde markanın itibarına zarar verir.[7]

Markanın sahip olduğu imaj devredilmese dahi markanın cezbedici etkisinden yararlanma da itibarın istismarı olarak kabul edilir.

Yargıtay da tanınmış markanın kalitesiz mallarda kullanılmasının markanın itibarını zedelediği sonucuna varmıştır. Yargıtay, “Ford” markasının bir başka firma tarafından unvan olarak ve yedek parçalar üzerinde kullanılması durumunda, söz konusu yedek parçaların orijinalleri ile aynı kalitede olmaması olasılığının dahi, tüketiciler üzerinde markaya olan talep ve güveni sarsıcı etki yaratmasının mümkün olabileceği ve markanın itibarına zarar verebileceğine hükmetmiştir.[8]

Markanın Ayırt Edici Niteliğini Zedelemesi Şartı:

556 sayılı KHK’nın 5. maddesinde “marka bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir” şeklinde düzenlenmiştir. Ancak KHK’nın 8. maddesindeki ayırt edici karakterinin zedelenmesi hükmü bundan farklıdır.

KHK’nın 8. maddesi söz konusu hüküm 5. maddeden daha geniş ve onu da içine almaktadır. 8. maddede anlatılmak istenen, tanınmış markanın temsil ettiği mallarla özdeşleşmesiyle birlikte tüketiciye o malı hatırlatma ve yöneltme gücüdür.[9] Danıştay, ülkemizde otomobil için tanınmış marka olan “Anadol” markasının farklı mallar için tescilini, bu malların tanınmış markayla ilgili olabileceği izlenimi uyandıracağı gerekçesiyle reddetmiştir.[10] Markanın ayırt etme gücünün istismar edilmesinden, markanın dikkat çekici özelliğinin kullanılması anlaşılmaktadır.[11]

Alman Federal Mahkemesi 1987 tarihli kararında, dünyada tanınmış bir sigara markası olan “Camel”ın Türkiye’de turizm acentasında kullanılmasının markanın ayırt edici karekterini zedelemediğini belirtmiştir. Kararın gerekçesinde, deveyi ifade eden “Camel” sözcüğünün, işletme adında orta-doğuyu sembolize eden bir işaret olarak yer aldığı ve sigara markası ile bağlılık içinde algılanmadığına işaret edilmiştir.[12]

________________________________________

[1] Yargıtay 11. HD. 28.02.2003 tarih, 2002/11715 E., 2003/4181 K.

[2] TEKİNALP, Ünal: “Fikri Mülkiyet Hukuku”, Güncelleştirilmiş ve Geliştirilmiş Beşinci Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012, s.426

[3] YASAMAN, Hamdi: “Tanınmış Marka”, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, Vedat Kitapçılık Yayınları, Cilt: 2, İstanbul 2005, s.23.

[4] ÜNAL, Alper Tunga: “Marka Hukuku’nda Tescil Engelleri”, Ankara 2007, s.75

[5] ÜNAL, Alper Tunga, s.76

[6] YASAMAN, Hamdi, s.414

[7] Gözlükaya, Fatma: 556 Sayılı KHK Kapsamında Markanın Hükümsüzlüğü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2003, s.54

[8] Yargıtay 11.HD, 21.10.1982, E.1982/3859, K.1982/4025

[9] YASAMAN, Hamdi, s.24

[10] Danıştay 12. D., 16.04.1970, E.1968/2474, K.1970/799

[11] DİRİKKAN, Hanife: Tanınmış Markanın Korunması , Seçkin Yayınları, Ankara 2003, s.199

[12] ARKAN, Sabih: Marka Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Yayın No: 520, Cilt: 1, Ankara 1997, s.107